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Dans la même veine que la jurisprudence Grand Frais (TGI Paris, 15/12/2017 – marque de produits alimentaire déchue car seulement exploitée pour la distribution/promotion desdits produits), la division d’annulation de l’EUIPO vient de confirmer la déchéance pour non-usage de la marque Cactus, enseigne de supermarché, pour des produits cosmétiques (décision d’annulation n° 26 545, 07/02/2020). Si l’usage à titre de dénomination sociale et d’enseigne est bien reconnu, l’usage sérieux au sens du droit des marques n’est pas démontré ; les preuves transmises étant insuffisantes.

Depuis plusieurs années, de plus en plus de décisions remettent en cause la validité de marques, pourtant parfois connues, au motif que l’intensité de leur usage ne serait pas suffisamment démontrée. Adidas ou encore Big Mac pour ne citer qu’elles.

Dans le cas présent, c’est davantage la question de la nature de l’usage dont il est question. Plus précisément, l’usage d’un signe comme dénomination sociale ou enseigne vaut-il aussi usage à titre de marque ?

Cette interrogation trouve sa source dans leurs différentes fonctions : si la dénomination sociale et l’enseigne visent respectivement à identifier une société et signaler un fonds de commerce, la marque sert à indiquer l’origine commerciale de produits et services. L’usage d’un signe comme dénomination sociale ou enseigne ne répond donc pas nécessairement à la définition donnée par le droit des marques.

L’usage sérieux au sens du droit des marques

Selon les articles 18 du RMUE et L. 714-5 du CPI, « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Étrangement, ces dispositions ne définissent pas plus précisément cette notion.

En jurisprudence, et particulièrement dans la décision Grand Frais, l’usage sérieux d’un signe implique « qu’il corresponde à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant d’en distinguer la provenance ». Tel n’est pas le cas d’un usage « en devanture d’un espace de vente » visant seulement à assurer la promotion d’un mode de sélection et de distribution de produits eux-mêmes présentés sous la marque de leur propre producteur.

En pratique

Nous constatons que les choses se mélangent.

En témoigne la récente reconnaissance d’un usage à titre de marque des signes Decopac (T80/19, 05/03/2020) et Cora (CA Paris, 14/06/2019, n° RG 17/21460), également exploités comme dénomination sociale et enseigne.

Acteur de la grande distribution, Cora utilise son nom comme enseigne et comme marque distributeur et fournit des catalogues de produits portant son logo. Dès lors, aucun doute sur l’usage de CORA à titre de marque.

La décision Decopac présente davantage d’intérêt sur l’analyse des documents transmis. En effet, le titulaire avait fourni des factures mettant en valeur la marque : apposition en en-tête et au milieu sous forme d’un logo avec le symbole ®. La dénomination sociale DECOPAC INC. était quant à elle représentée en caractères normaux. Pour les juges, ce mode de présentation permet clairement aux consommateurs de distinguer les deux usages et de confirmer celui à titre de marque. A l’inverse, dans l’arrêt Cactus précité, les preuves transmises ne présentaient aucun lien direct entre ce signe et les produits visés. Ainsi, les dépliants publicitaires distribués sous le signe Cactus ne faisaient la promotion en fait que de produits à marques tierces, tout comme les photographies des magasins et des rayons. L’EUIPO a considéré que ce signe permettait seulement d’identifier le supermarché, et n’était pas exploité à titre de marque pour les produits visés.

De même, les juges du TUE ont considéré dans un arrêt rendu quelques mois plus tôt (T633/18, 17 septembre 2019) qu’une liste de magasins Jones et l’extrait d’un site Internet où ce signe était apposé comme en-tête n’étaient pas suffisants pour démontrer un usage pour des vêtements, pourtant commercialisés dans les établissements du même nom.

Finalement, ces décisions récentes montrent une fois de plus :

  • Qu’un dépôt à tout prix n’est pas utile ! Encore faut-il qu’il soit réalisé dans les bonnes classes correspondant à l’usage réel et différent de celui à titre de dénomination sociale soit pour les services de vente au détail pour les supermarchés ;
  • L’importance de la qualité et du contenu des preuves transmises. Depuis la transposition de la directive Marque, cette exigence de documentation pèse d’ailleurs sur les titulaires de droits, qu’ils agissent en défense ou en attaque. Cela devra les inciter à définir de nouvelles lignes directrices sur la nature, la qualité, la collecte et l’archivage de leurs preuves.
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