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La procédure URS, mise en place en mars 2013, permet aux titulaires de marques de faire suspendre rapidement et à moindre coût les noms de domaine réservés frauduleusement parmi les nouvelles extensions génériques.

Vous trouverez ci-dessous les liens vers deux articles détaillés sur la procédure en elle-même que nous avions publiés l’an dernier, avant que les premières décisions ne soient rendues par le National Arbitration Forum en la matière :

https://www.inlex.com/la-procedure-urs-une-petite-soeur-pour-la-plainte-udrp

https://www.inlex.com/new-gtlds-une-nouvelle-procedure-de-reglement-des-litiges-la-procedure-urs

La première décision URS a été rendue le 27 septembre 2013 en faveur de la société Facebook contre le nom de domaine facebok.pw, seule extension dérogatoire au régime des plaintes URS puisqu’il s’agit d’une extension nationale. La première décision URS concernant les nouvelles extensions a été rendue le 12 février 2014 à l’encontre des noms de domaine « ibm.guru » et « ibm.ventures ».

Depuis lors, le National Arbitration Forum a examiné 48 plaintes et plus de 85 % des décisions ont été rendues en faveur du demandeur. Seules 6 plaintes ont été rejetées et il est intéressant d’analyser les différents fondements de ces rejets :

–          Sur le fondement du caractère générique du terme « finn » pour désigner la Finlande qui ne permettait pas d’établir l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine « finn.sexy » et la marque norvégienne « FINN »  (Finn.no AS of Oslo c/ finn.sexy: tout comme en matière de droits des marques, le degré de distinctivité d’un nom de domaine a un impact sur l’étendue de sa protection.

–          Sur le fondement de la bonne foi du réservataire qui a été reconnue par le National Arbitration Forum dans la mesure où le titulaire du nom de domaine avait apporté la preuve qu’il exploitait déjà le signe litigieux dans sa propre région depuis un certain temps (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (banque BBVA) c/ bbva.land)

–          Egalement sur le fondement de la bonne foi, l’url litigieux dirigeait sur une page parking qui ne contenait pas de liens faisant référence à la marque antérieure invoquée, Richard Branson (Virgin Enterprises Limited of Geneva c/ branson.guru même fondement pour la décision Heartland Payment Systems c/ heartland.holdings) : la preuve de la mauvaise foi a une importance toute particulière en la matière et doit être anticipée avant toute action.

–          sur un fondement de forme : le nom du plaignant n’était pas identique à celui inscrit en tant que titulaire de la marque (décision : Aeropostale Procurement Company c/ aeropostale.uno)

Il convient toutefois de garder à l’esprit que la procédure URS n’est pas adaptée à tout type de litige : notre équipe WebInlex se tient à votre disposition pour en discuter.

Colombe Dougnac et Léonie Guth

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