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Le nom d’une commune, d’une région voire même d’un pays est souvent lié à son Histoire, à son savoir-faire, à ses traditions, quel que soit le domaine concerné : l’industrie, la culture, les spécialités culinaires…

D’ailleurs, la France est particulièrement riche en traditions et en savoir-faire ! Evidemment, nous pensons par exemple à la moutarde de Dijon, aux calissons d’Aix, à l’eau minérale d’Evian, à Cannes et son cinéma ou encore à Grasse et ses parfums. Les communes françaises montrent actuellement de plus en plus d’intérêt pour la protection et la valorisation de leur nom et des différents éléments les identifiants (logo, blason, slogan etc.).

Certaines d’entre elles sont même conseillées pour développer habilement des politiques de licensing et produits dérivés, autour de leur identité, visant à augmenter leurs rentrées d’argent. Les principaux objectifs de ces démarches sont de pouvoir encadrer juridiquement et maitriser l’usage de leur nom et ainsi se défendre contre les tiers qui emploieraient illégitimement le nom de la Commune.

Bien sûr cela permet également de garantir aux administrés, un usage serein du nom de leur Ville. Cet intérêt nouveau et grandissant s’explique très certainement par les nombreux rebondissements de l’affaire Laguiole. En effet cette saga juridique anime les débats en la matière et illustre à quel point les choses peuvent dégénérer lorsqu’aucune stratégie n’est anticipée, réfléchie, planifiée et mise en œuvre dès le départ.

Depuis environ 15 ans, les tribunaux travaillent sur les litiges opposant la Commune de Laguiole qui clame la notoriété de son nom pour des couteaux qui remonterait au XIXème siècle, à un chef d’entreprise.

En 1991, Mr. S, un citoyen français sans lien apparent avec la commune de Laguiole a créé des sociétés sous le nom de LAGUIOLE et a déposé des marques LAGUIOLE ou incluant ce nom et ce, en 37 classes (!) pour des produits divers et variés comme du linge de maison, des bijoux, des meubles, des voitures, des instruments musicaux…   Mr. S. a développé depuis, un véritable empire autour du nom LAGUIOLE, organisé en autour d’un système de licensing bien rodé avec de nombreux partenaires fabricants et revendeurs, dont certains situés en Chine…

Consciente du business incontrôlé qui florissait autour de son nom, la commune de Laguiole a engagé en 1997, une bataille judiciaire en vue d’obtenir le retrait des marques incluant le nom Laguiole ainsi que la cessation de tout usage de ce nom par M. S et ses différents partenaires.

Le Tribunal a, pour commencer, reconnu le risque de confusion … mais cette décision fut rejetée en Appel.   Depuis lors, toutes les tentatives de la Commune d’obtenir gain de cause devant les tribunaux furent rejetées (en 1ère instance et en Appel).   Dans le dernier arrêt du 4 avril 2014, la Cour d’Appel de Paris s’est une nouvelle fois prononcée en faveur de Mr. S.   Dans ce cas précis, l’obstination et la désespérance de la Commune saute aux yeux : elle invoque tous les fondements juridiques imaginables pour tenter de renverser la situation.

– Pratiques commerciales trompeuses portant atteinte au nom, à l’image et à la réputation de la Commune sur la base de l’usage du nom Laguiole par Mr. S. propre à créer une indication de provenance trompeuse destinée à créer un lien entre la Commune et les produits marqués du même nom de sorte que le nom est instrumentalisé pour méprendre le public. La Commune n’a pourtant pas réussi à prouver l’effectivité d’une confusion sur le marché d’autant que l’impartialité des sondages soumis à titre d’exemple a été remise en cause par Mr. S. et pris en compte par la Cour avec la plus grande circonspection.

– Demande de nullité des (26) marques des intimés

Cette demande est ici rejetée pour 5 marques au titre de l’autorité de la chose jugée, pour 11 marques du fait de la forclusion par tolérance, et également pour les 10 marques restantes aux motifs détaillés ci-après:

* Nullité des marques pour dépôt frauduleux (intention des intimés de nuire à la Commune en vue de favoriser leur profit en tirant avantage de la notoriété du nom Laguiole)  La Cour d’Appel a considéré que la ville de Laguiole n’est pas en mesure d’invoquer l’atteinte à sa réputation dans la mesure où cette dernière tient à la fabrication d’un certain type de couteau dont le nom Laguiole est devenu usuel et générique, à une AOC pour du fromage et que la ville n’a aucune notoriété pour d’autres produits et services.

* Nullité des marques pour défaut de caractère distinctif, existence de droits antérieurs, existence d’un nom de collectivité territorial antérieur, marques trompeuses (au moment de leurs dépôts). La ville de Laguiole n’a ici pas réussi à démontrer que le consommateur moyen, connaissant le nom Laguiole pour du fromage (compte tenu de l’existence de l’AOC) et dans le domaine de la coutellerie, fera ou risquera de faire un lien entre la ville de Laguiole (comme provenance géographique) et les produits couverts par les marques contestées.   Toutes les demandes de la Commune sur le fondement de la nullité des marques contestées ont donc été rejetées par les juges. * Déchéance des marques pour déceptivité (provenance géographique) en raison de l’usage qui en est fait.   Les juges d’appel ont considéré que le caractère trompeur de l’usage des marques contesté a déjà été tranché négativement au titre du fondement des pratiques commerciales trompeuses. * Déchéance des marques pour défaut d’usage Comme l’impose la législation française dans le cadre d’une telle action, le demandeur doit prouver son intérêt à agir au regard des produits et services en cause qui supposent ici une activité industrielle. Or, compte tenu de l’identité spécifique du demandeur en l’espèce, une collectivité territoriale, la Cour a favorablement accueilli l’argument des intimés selon lequel une collectivité territoriale agit dans le domaine de l’action publique et non dans le domaine privé.   Ainsi, à défaut de preuves mettant en évidence l’atteinte subie par la Commune dans le cadre de ses propres activités de service public, la Cour n’a pas retenu d’intérêt à agir pour la Commune, d’un point de vue juridique

***

Il ressort de ce qui précède que la Ville de Laguiole souffre ici de l’absence d’une stratégie initiale de PI autour de son nom et manque d’un process clair et bien établi de collecte d’éléments de preuve de son savoir-faire traditionnel et surtout local.

Par conséquent, la ville et ses administrés ne sont à ce jour plus autorisés à utiliser (et a fortiori déposer à titre de marque) le nom Laguiole pour désigner l’ensemble (la liste est longue !) des activités sur lesquelles Mr. S. s’est vu accorder un monopole.   En effet, par leur statut de collectivité publique, les communes ont certes un droit de facto sur leur nom, mais uniquement pour les domaines de services publics. Pour le reste, c’est à la commune si elle en fait la démarche, de protéger son nom dans le domaine privé.   Dans ce contexte, les villes, région etc. qui souhaitent justement éviter les écueils rencontrés par Laguiole, doivent réfléchir en amont à une stratégie de Propriété Intellectuelle qui pourrait leur éviter d’avoir à subir/engager des actions souvent longues et couteuses.   L’idée étant de réfléchir principalement sur :   – Les éléments qui mériterait protection, par quel biais, à quel moment et au nom de qui, car une ville est-elle réellement légitime à monopoliser un signe pour des activités du commerce ? – Les veilles à mettre en place pour être en mesure de réagir rapidement si besoin et éviter de se voir opposer la forclusion par tolérance, – L’usage, le discours, la communication autour du nom pour être cohérent et éviter de donner aux tiers des éléments d’attaque.   En résumé, les collectivités territoriales ont besoin d’accompagnement pour pouvoir construire une politique de marque, qui puisse perdurer malgré les changements d’élus. Les nouvelles dispositions de la Loi Hamon qui viennent appuyer la protection des collectivités territoriales laissent d’ailleurs émerger ce besoin de conseil en propriété Industrielle et intellectuelle de ces entités publiques qui laissent trop souvent cette question de côté.   D’ailleurs, plus la stratégie sera pensée et mise en œuvre en amont, plus les risques de litige et les frais y relatifs seront faibles, ce qui est primordial pour les collectivités territoriales qui dépendent entre autres des impôts de leurs administrés et cherchent, en ces temps de crise, à réduire la fiscalité dont elles sont responsables.

Plus d’information sur https://www.inlex.com/departements/nos-departements/

Charlotte URMAN & Stéphanie BUCHILLOT, INLEX IP EXPERTISE Cannes

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