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A six mois de la date butoir de l’application du Brexit (le 30 mars 2019) il est grand temps d’examiner la situation dans sa globalité.

Un projet d’accord de sortie a été présenté en septembre, mais il ne s’agit que d’un projet… Se dirige -t-on vers un Soft (sortie de l’Union Européenne avec accord) ou Hard (sans accord) Brexit ? That’s the question !

L’une des conséquences directes d’une sortie sans accord serait l’exclusion du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique européens.

Mais alors, qu’adviendrait-il de votre business si les dispositions européennes qui les régissaient devenaient caduques à partir du 19 mars 2019 au Royaume-Uni ?

Face à ces incertitudes, pas de sur stress, mais une bonne préparation pour le juste geste !

Rappel des faits :

En juin 2016, 51,9% des Britanniques votent en faveur du retrait de l’Union Européenne, et le 29 mars 2017 (en vertu de l’article 50 du traité de l’Union Européenne), le Royaume-Uni avise le Conseil européen de son intention de quitter l’UE.

Le 19 mars 2018 est publié un projet d’accord de retrait entre la Task Force 50, (groupe créé par l’UE pour négocier) et le gouvernement britannique, déterminant un grand nombre de points d’entente concernant les relations futures.

  • Néanmoins, il demeure un décalage flagrant entre les attentes des deux protagonistes, notamment sur les questions politiques, sociales et économiques. Ce décalage fait aujourd’hui douter du contenu de l’Accord final, si accord il y a !

 

Il est aujourd’hui impératif (…) de prendre toutes ses précautions et d’adopter des mesures proactives.

Ainsi, plus la date fatidique approche, plus le double scénario (soft Brexit vs hard Brexit) semble se profiler car à ce jour aucune option ne semble l’emporter sur l’autre. Et finalement, qu’importe l’issue, il faut se préparer.

 

En matière de droits de propriété industrielle, quelles sont les incertitudes et répercussions possibles liées aux deux scénarios ?

Dans ce domaine si l’on en croit les prises de position récentes du gouvernement britannique, nous ne serons pas totalement démunis. Il n’empêche qu’un bilan des questions soulevées par un soft Brexit et par une sortie sans accord s’impose.

Si les articles 50 à 57 du projet d’accord sur le retrait (voir tableau ci-dessous) semblent plus ou moins s’organiser autour de la propriété industrielle, les points suivants doivent malgré tout interpeller :

CE QUE LE PROJET PREVOIT LES ZONES D’OMBRE
 Une période de transition s’étalant jusqu’en décembre 2020

 

 
La conversion automatique et sans frais des marques européennes dans le registre britannique.Idem pour les marques internationales.

 

Les conditions, les coûts et les délais restent flous.
Pour les demandes d’enregistrement : un délai de priorité supplémentaire de neuf mois à compter de la fin de la période de transition sera accordé pour le dépôt d’une marque britannique équivalente, et ce dès la date du dépôt de marque européenne.
▪   Coûts supplémentaires engendrés par les nouveaux dépôts, leur examen et les risques d’opposition.▪   Complexité accrue due au nouveau choix qui s’impose.

▪   Temps d’attente rallongé, incertitude pour les demandeurs et les opposants.

▪   Conditions et coûts incertains.

Usage requis au Royaume-Uni : un délai additionnel « non encore défini » partant de la fin du délai de transition permettra d’amorcer un usage avant de risquer la révocation.

 

Incertitude quant au délai accordé par le gouvernement britannique. 
Rejet : sera appliqué à la marque britannique dès sa prononciation à l’encontre d’une marque UE, à moins que les raisons invoquées n’aient pas cours au Royaume-Uni.
 
Incertain (ex. : marque descriptive dans une partie de l’Europe, mais pas au Royaume-Uni).
 Réputation : le propriétaire d’une marque UE jouissant d’une réputation au sein de l’UE pourra s’en prévaloir au Royaume-Uni, et ce jusqu’à échéance du délai de transition. Au-delà de ce délai, la réputation devra avoir été établie au Royaume-Uni.

 

Incertitude quant à l’obtention de la réputation au Royaume-Uni. 
Épuisement des droits :  épuisement dès la première commercialisation d’une marque UE au Royaume-Uni, à moins que ce dernier n’adhère entre temps à un accord commercial. Quoi qu’il en soit, tout droit britannique ou européen épuisé avant le lancement de la période transitoire demeurera épuisé sur les deux territoires.
Mais aucune certitude quant à la signature d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE ou quant à l’adoption ou non par le Royaume-Uni du système d‘épuisements des droits internationaux. 

Sans accord le Royaume-Uni serait exclu de l’union douanière et du marché unique européens. Quid de votre activité si les règles devenaient caduques le 19 mars prochain ?
Le 24 septembre, le gouvernement britannique a révélé dans les grandes lignes ce qu’il prévoit d’appliquer en matière de propriété intellectuelle si un accord n’était pas conclu d’ici là.

Il assure qu’un système de conversion serait alors implanté pour les droits déjà existants, et ce, moyennant une charge administrative réduite. Mais qu’entendent-ils réellement par « charge administrative réduite » ?

Dans ce cas, qu’advient-il de l’usage dans le cas des marques converties ?

L’usage d’un signe, différant légèrement de la marque européenne, sera-t-il considéré par l’office britannique comme une preuve suffisante pour valider la marque au Royaume-Uni ?

L’usage dans une zone substantielle de l’Union européenne, hors Royaume-Uni et antérieur au Brexit, sera-t-il pris en considération lors du maintien de la marque convertie au Royaume-Uni ?

Oui, ces menus détails peuvent faire toute la différence !

Concernant les demandes d’enregistrement, le gouvernement britannique prévoit un délai de neuf mois à compter de la date de sortie pour l’obtention d’un droit britannique équivalent. La date du dépôt européen sera alors conservée pour la priorité, mais les demandeurs devront se manifester eux-mêmes. Aucune notification ne leur sera adressée, et ils seront de plus assujettis au paiement d’une taxe au Royaume-Uni.

D’autres problématiques, liées à l’épuisement des droits et à leur application, vont émerger au fil du temps. Au point que nous devrons bientôt intégrer les distinctions entre lois britanniques et lois européennes déjà existantes (et susceptibles de changement) à notre vision juridique globale.

Si nous étions déjà conscients des différences de fonctionnement entre l’office britannique et son pendant européen, nous devrons désormais nous y confronter pour chacun de nos projets couvrant le territoire britannique.

Agir, plutôt que réagir, pour gagner du temps, et éviter d’éventuelles perturbations de vos activités et perte de droits

Votre société peut-elle continuer à fonctionner en toute sérénité ? Et quels préjudices pourrait-elle subir concernant ses actifs et sa clientèle ?

Votre premier réflexe doit être de mener une analyse approfondie de votre activité et vous interroger sur la pertinence d’une couverture au Royaume-Uni.

  • Votre activité commerciale est-elle significative sur ce territoire ?
  • Offre-elle des perspectives de croissance ?
  • Avez-vous des concurrents majeurs, des litiges en cours ?

Une fois cette première étape achevée, nous recommandons un examen minutieux de votre portefeuille de droits de propriété industrielle, accompagné par votre conseil (il va de soi !), pour :

  • identifier vos marques-clés,
  • surveiller vos marques de l’Union Européenne existantes et dépôts,
  • comparer vos droits enregistrés aux signes effectivement utilisés, etc…

Cet examen a pour but de déterminer, dans le cas où le signe utilisé ne correspondrait pas à celui couvert par la marque UE, s’il est nécessaire de procéder à un nouveau dépôt.

Pour satisfaire aux exigences d’usage imposées par l’UE, une marque peut n’être utilisée que dans une zone substantielle de l’UE. Cependant, afin de maintenir la validité des droits post-Brexit, les détenteurs des droits devront exploiter leurs signes sur le territoire britannique.

Or, si les signes n’y sont pas encore exploités, ou s’ils ne le sont pas de façon significative ou identique, l’analyse faite permettra aux détenteurs de marques de réfléchir à leur usage et, éventuellement, de procéder à un nouveau dépôt.

  • Concrètement, ces actions préventives auront pour effet de vous (re)donner un délai irréfutable de cinq ans pour démarrer un usage conforme.

Pour vos nouveaux projets en revanche, nous recommandons dès à présent le double dépôt, au niveau européen et britannique.

Pour des projets plus vastes couverts par une marque internationale, l’idéal sera de désigner le Royaume-Uni en plus de l’Union européenne. Une désignation britannique ne coûte en effet que 227 CHF et elle permettra par ailleurs de contourner les éventuels désagréments que pourrait causer une sortie sans accord.

En ces temps d’incertitude, déposer ou redéposer une marque permet de gagner du temps et de « repousser » les exigences d’usage.

Étant donné que les nouveaux mécanismes restent nébuleux, mais qu’il est certain en revanche, que l’office britannique accusera un certain retard, l’anticipation reste l’arme la plus efficace pour bénéficier d’un solide avantage concurrentiel.

Les chiffres de l’office britannique montrent déjà l’activité que génère le Brexit.

Compte tenu du système judiciaire anglais, un dépôt et donc l’acquisition de droits de propriété industrielle sera toujours moins onéreuse que d’agir en passing off !

Plus d’excuses pour ne pas aborder le sujet du Brexit ! « You’ve got a ticket to ride » ….

 

Clotilde PIEDNOËL,
Conseil en Propriété Industrielle – INLEX IP Expertise
Présidente de la Commission Relations internationales et européennes de l’APRAM

 

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