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En Octobre dernier, nous faisions le point sur la notion d’usage sérieux de la marque communautaire (Lie l’article de Caroline Jouven : De l’étendue territoriale de l’usage sérieux de la marque communautaire).

Pour rappel, il est aujourd’hui constant que, dans l’appréciation de cet usage, les juges doivent tenir compte « de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents ». Conséquence : pas de règle de minimis pour l’étendue territoriale. L’appréciation est extensive et comprend un certain degré d’interdépendance entre les facteurs.

Dans l’affaire TVR Automotive par exemple, les juges se contentent, pour écarter la déchéance d’une marque communautaire désignant des voitures de sport, d’un usage sur le seul territoire du Royaume-Uni. Pour arriver à cette solution, les juges relèvent que « le marché en cause concerne la production et la vente de voitures de sport haut de gamme ayant des spécifications techniques non destinées à la circulation routière quotidienne et normale et dont le prix de vente dépasse celui de la plupart des voitures à usage privé » et que « ce marché est souvent caractérisé par une demande relativement peu développée, par une production sur commande spécifique et par la vente d’un nombre limité de véhicules » (Trib. UE, 15 juil. 2015, T-398/13).

Si le choix de la marque communautaire est une bonne idée pour les entreprises qui souhaitent profiter d’une protection étendue à moindre coût, il faut toujours garder en tête que pour prospérer, l’usage de la marque doit être « conforme » et répondre à certains critères. Or depuis un an environ, la jurisprudence interprète dangereusement ces critères…

Aujourd’hui, nous nous penchons non pas sur l’étendue territoriale, mais sur le caractère public de l’usage. Et ici encore, un examen minutieux de l’ensemble des faits et circonstances pertinents est nécessaire pour juger de sa conformité.

Illustration avec un arrêt rendu le 9 Septembre 2015 par le Tribunal de l’Union, qui intéressera particulièrement les réseaux de franchises (Trib. EU, 9 sept. 2015, T-584/14).

Dans cette affaire, c’est Zara qui fait les frais de l’interprétation rigoureuse des magistrats. En l’espèce, la marque ZARA, détenue par la société Inditex, fait l’objet d’une demande en déchéance pour la partie de ses services relevant des classes 39 et 42 ; à charge pour la société Inditex d’apporter la preuve d’un usage sérieux pour lesdits services (concernant globalement des services de transport et d’entreposage dans le cadre de son activité logistique d’approvisionnement).

Devant la division d’annulation, la société Inditex fournit toute une série de documents attestant de l’utilisation de la marque au sein de son réseau de franchise, notamment des informations détaillées sur ses systèmes logistiques et de distribution ainsi que des déclarations sous serment de différents franchisés établis dans divers Etats Membres.

La question qui se pose alors en intéressera plus d’un : des échanges entre franchisés au sein d’un réseau de distribution sont-ils suffisants à prouver l’usage sérieux de la marque ?

Selon la Chambre de recours, non ; celle-ci relevant qu’en l’espèce, les franchisés suivent le même modèle d’entreprise que le franchiseur. Elle ne nie pas que les franchisés soient des entités juridiquement indépendantes, mais considèrent que, dans la mesure où ils sont intégrés au réseau de distribution du franchiseur, l’usage mis en avant par la société Inditex ne permet pas de prouver l’utilisation publique et externe de la marque.

Saisi du recours, le Tribunal de l’Union rappelle dans un premier temps que la franchise est un système fondé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes. A ce titre, le franchiseur est libre de mettre en place, avec ses franchisés, un réseau de distribution uniforme qu’il contrôle ou possède en partie. Toutefois, le Tribunal précise que si cette possibilité existe, il n’en reste pas moins que les franchisés doivent être associés au réseau, et non pas totalement intégrés, pour être considérés comme totalement indépendants.

Or, il ressort de l’analyse des preuves avancées par la société Inditex que « la principale caractéristique du modèle de franchise suivi par la requérante est « l’intégration totale des magasins franchisés » aux siens, ce qui implique une « logistique intégrée, qui comprend le transport, l’entreposage et la livraison de la marchandise ». Partant, le Tribunal en conclut que, faute d’autres éléments permettant de prouver le contraire, les franchisés sont intégrés à l’organisation interne du franchiseur.

Par conséquent, les preuves fournies par la requérante ne permettent pas de prouver l’usage public et externe des services de transport.

Toutefois, le Tribunal précise que la solution aurait pu être différente si la société Inditex avait pu produire des factures se rapportant strictement aux services de transport ou sur lesquelles figureraient certaines données qui y seraient relatives, l’établissement d’une facture permettant de montrer que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur, et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque contestée ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci.

Si l’on en suit le raisonnement du Tribunal, il est donc nécessaire au sein d’un réseau de distribution entre franchisés, d’émettre des factures indépendantes pour chaque prestation de transport. Sinon, difficile de s’aménager la preuve que le franchisé n’est qu’associé au réseau et que l’usage de la marque est public ! Or, les conséquences d’une telle interprétation peuvent se révéler catastrophique pour un réseau : perte de la marque, incidence sur la validité des contrats de licence, etc. Et au pire, se retrouver contrefacteur…

Critiquable ou non, cette décision a de quoi surprendre, et ne saurait passer inaperçue. ZARA compte parmi les leaders du prêt à porter féminin et dispose de plus de 2.100 magasins, occupant 88 pays. En 2014, la société Inditex comptabilisait un chiffre d’affaire de plus de 19 milliards de dollars.

Mais le caractère surprenant de cette décision ne tient pas seulement à l’identité du défendeur. Juridiquement, mais également commercialement, les relations qu’entretient une tête de réseau avec ses franchisés peuvent s’assimiler à des relations de fournisseur à clients : l’indépendance des acteurs est d’ailleurs le propre du contrat de franchise. Dans ce contrat, toute une série de clauses sont généralement consacrés aux services logistiques d’approvisionnement, et cela est d’autant plus nécessaire lorsque plus de 2.100 acteurs à travers le monde sont concernés.

Si la fourniture de ces services dans 88 pays ne permet pas de prouver l’usage de la marque, on comprend difficilement ce qui pourra le prouver. D’autant plus qu’il n’est pas certain que la solution envisagée par le Tribunal soit en phase avec la réalité du fonctionnement des réseaux de franchise.

A noter, la société Inditex a formé pourvoi le 9 novembre 2015 à l’encontre de cette décision.

On attend donc la décision de la Cour de Justice pour être définitivement fixé sur la question. D’ici là, il faut anticiper et rester prudent : pensez à étudier précisément les conditions de l’usage de vos marques communautaires au sein de votre réseau.

Caroline Jouven (Directrice LexRetail) & Selma Ferfera (Juriste PI)

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