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L’arrêt récent du TPUE – Iron & Smith vs Unilever (Cour de justice UE, 3 septembre 2015, C-125/14, Iron & Smith/Unilever) vient préciser les règles d’usage d’une marque communautaire bénéficiant d’une notoriété (voir article Eric Schahl : Croissance des réseaux: quelle solutions alternatives?). Or, le territoire retenu pour l’usage sérieux de la marque communautaire renommée ne doit pas être confondu avec celui de la marque communautaire ne bénéficiant pas de cette renommée.

La question qui se pose alors : qu’entend-on par usage sérieux et comment l’apprécie-t-on ?

A cette question, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans l’affaire LENO MERKEN (Cour de justice UE, 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken/ Hagelkruis Beheer) en 2012 puis le TPUE dans une décision Pedro (Trib. UE, 8 mai 2014, T-38/13, Pedro Group/OHMI) ont répondu qu’il faut tenir « compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents », et que l’usage sérieux d’une marque communautaire pouvait être établi sur la base de données non chiffrées concernant un seul Etat membre et d’informations démontrant une « expansion graduelle dans d’autres territoires ».

L’étendue territoriale n’est qu’un élément parmi plusieurs autres, dans la démonstration de l’usage sérieux d’une marque au sein de l’Union, mais nous avons choisi de développer uniquement celui-ci dans le présent article.

L’étendue territoriale  de la Communauté : Ainsi, au vu de ces décisions, il n’est pas possible de fixer une règle de minimis et l’appréciation de l’usage sérieux doit être faite en faisant abstraction des frontières du territoire des Etats membres.

Plus d’une année s’est écoulée depuis ces décisions, et il nous a semblé utile d’analyser l’application en pratique de cette nouvelle tendance.

Les facteurs pertinents appliqués au territoire d’exploitation sont appréciés de manière plutôt extensive avec un certain degré d’interdépendance. Une analyse précise du contenu des preuves est diligentée, notamment : continuité de l’usage sur la période de référence, volume d’activité, langue utilisée sur les supports commerciaux, public du secteur concerné, investissement publicitaire etc…, sachant que la qualité voir la densité de l’usage (et donc des preuves apportées) peut primer sur le nombre de territoires exploités.

A titre d’exemple ci-dessous, une catégorisation d’activités qui relèvent pourtant d’un marché grand public, et pour lesquelles un usage sur un seul territoire, voir même dans une région définie, ont suffi à valider la marque communautaire concernée :

  • Pour des cosmétiques (OHMI,  N°8252 C, 23/07/2014, marque THERAFORM, territoire de la France; OHMI, No 8112 C, 21/08/2014, marque PINK MEMORIES, territoire de l’Italie);
  • Pour des vêtements non professionnels (OHMI, N° 8102 C, 30/10/2014, marque ST. ANDREWS, territoire du Royaume-Uni);
  • Pour de la fourniture de services internet et informatiques (TPUE, T278/13, 30/01/2015, marque NOW, territoire de Londres et la Vallée de la Tamise) ;
  • Pour des meubles (OHMI, No 9027 C, 29/05/2015, marque YOO FURNISHINGS, territoire du Royaume-Uni) ;
  • Pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées (OHMI, n°B2155979, 04 /04/ 2014, marque LIBERO, territoire de l’Allemagne) ;
  • Pour des pastilles et chewing-gum (OHMI, No 8742 C, 06/11/2014, marque MEDITOL, territoire de la Grèce).

En conclusion, l’interprétation des facteurs pertinents de la CJUE implique une remise en question des idées reçues, et une stratégie au cas par cas, notamment en :

  • S’interrogeant sur le marché pertinent sur lequel évoluent vos marques
  • Constituant un dossier régulier de preuves
  • Envisageant le cas échéant une réactualisation de votre portefeuille
  • Analysant la qualité de l’usage de vos marques avant d’engager une action contre un tiers
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