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Analyse de l’arrêt OMEL / ONEL de la CJUE du 19 décembre 2012

Le droit des marques est régi par le principe de territorialité. Aussi, le dépôt d’une marque nationale accordera une protection au titulaire uniquement dans le pays du dépôt.

La marque communautaire constitue une option intéressante car elle permet au titulaire d’être protégé dans les 27 états membres de l’UE via un seul dépôt, ce qui permet notamment d’éviter des coûts liés à de multiples dépôts nationaux.

Néanmoins, la  possibilité de monopoliser un signe sur un espace aussi vaste doit nécessairement être encadrée et ce afin de garantir le libre jeu de la concurrence.

Rappel de la législation et de la jurisprudence actuelle en matière d’usage sérieux

Le droit des marques et plus précisément l’article 15 du règlement CE n°40/94 du Conseil dispose ainsi que « si dans un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions du présent règlement sauf juste motif pour le non usage. »

La jurisprudence communautaire est venue définir la notion d’usage sérieux. Ainsi, pour être qualifié de sérieux, l’usage doit être conforme à la fonction essentielle de la marque, à savoir permettre l’identification des produits et services désignées par cette dernière.

La véritable problématique réside dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque communautaire au regard de son étendue territoriale.

Le règlement CE parle en effet d’un usage dans la Communauté .

Néanmoins, cette notion de Communauté est vague et fait l’objet d’interprétations diverses, la doctrine et les différents offices nationaux étant partagés sur la question.

Certains considèrent que la marque communautaire doit faire l’objet d’un usage sérieux dans plusieurs états membres pour être valide. Cette solution cadre avec le caractère unitaire inhérent à la marque communautaire. C’est notamment la position adoptée par les Offices BENELUX et hongrois.

L’OHMI opte pour une approche beaucoup plus favorable aux titulaires de marques communautaires depuis plusieurs années en considérant que « l’usage sérieux de la marque dans un seul état membre vaut pour la communauté ».

Tel a été notamment le cas dans un arrêt de l’OHMI du 4 juin 2007 « Taxor Cosmetic AG contre Coswell S.P.A » dans lequel l’Office a considéré concernant une marque communautaire que « vu que l’usage sérieux a déjà pu être prouvé en relation avec certains biens ou services sur le territoire d’Italie, il n’est pas nécessaire, pour des raisons d’économie de procédure, d’établir en détail l’usage de la marque communautaire au Royaume-Uni, en Allemagne, Espagne, Portugal, Malte, Belgique, Slovénie, Pologne, Hongrie et Lituanie… L’usage de la marque en Italie est considéré comme étant suffisant car conformément à la déclaration conjointe du conseil et de la commission retranscrite dans les minutes des rencontres du conseil dans lesquels le règlement sur la marque communautaire a été adopté, « le conseil et la commission considèrent que l’usage considéré comme sérieux au sens de l’article 15 dans un pays constitue un usage sérieux dans la communauté »

Tout semblait laisser penser au regard de la jurisprudence constante de l’OHMI que l’usage sérieux dans un seul état membre valait pour l’ensemble de la communauté.

C’était sans compter sur l’intervention de la CJUE qui vient de nuancer cette appréciation dans un arrêt du 19 décembre dernier.

La question importante soulevée par l’arrêt OMEL : l’usage dans un seul état membre peut-il valoir pour l’ensemble de la Communauté ?

La société LENO était titulaire d’une marque communautaire ONEL déposée en 2002 en classes 35, 41 et 42.

Le 27 juillet 2009 la société HAGELKRUIS dépose la marque BENELUX OMEL pour désigner des produits et services identiques et similaires

La société LENO, estimant que la marque OMEL crée un risque de confusion avec sa marque ONEL forme opposition contre cette marque.

Le défendeur invoque alors la déchéance des droits de la société LENO et demande à cette dernière de fournir des preuves d’usage de sa marque communautaire.

Par décision du 15 janvier 2010, l’Office du BENELUX rejette l’opposition au motif que la société LENO « n’avait pas démontré avoir fait un usage sérieux de sa marque ONEL au cours de la période de 5 ans précédant la date de la publication du dépôt contesté ». L’Office estime en effet que l’usage sérieux de la marque ONEL démontré aux Pays Bas ne suffit pas à caractérisé l’usage de cette marque dans le reste de la Communauté.

Dans ce contexte, la Juridiction de renvoi décide de poser une question préjudicielle à la CJUE afin que cette dernière tranche la question de savoir ce qu’il faut entendre par « usage sérieux dans la Communauté », et par extension, si l’usage dans un seul état membre peut valoir pour l’ensemble de la Communauté.

L’appréciation de l’usage sérieux dans la communauté doit « faire abstraction des frontières du territoire des états membres »

La cour de Justice commence par rappeler que « l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires ». En effet, et comme le souligne la Cour, la non utilisation d’une marque communautaire pourrait venir entraver le libre jeu de la concurrence.

Concernant la territorialité de l’usage, la Cour n’exclut pas la possibilité que l’usage dans un seul état membre puisse caractériser un usage sérieux dans la Communauté et indique « qu’il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul état membre ».

Néanmoins, il convient de souligner l’expression « dans certains circonstances » employée par la Cour qui montre que l’usage dans un seul état membre ne confère pas de manière automatique un usage  sérieux dans l’ensemble de la Communauté.

On voit ici poindre une appréciation différente de celle adoptée par l’OHMI.

Cette nuance est à nouveau soulignée par la Cour lorsque cette dernière refuse d’établir un seuil à partir duquel le caractère sérieux de l’usage serait atteint en indiquant  « qu’il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui est soumis ne peut donc être fixée ».

Vers une approche multifactorielle de l’usage sérieux

On voit donc se dégager une appréciation multifactorielle de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage, confirmée par la Cour qui conclut sa décision en indiquant que l’appréciation de l’usage sérieux doit tenir compte de « l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier ».

A titre d’exemple, le marché de référence influera nécessairement sur l’appréciation géographique de l’usage sérieux.

Ainsi si l’usage sérieux pourra être constitué par l’exploitation dans un seul état membre concernant les marchés de niche, il n’en sera certainement pas de même concernant les marchés importants…

De la même manière, certains facteurs devront nécessairement être pris en compte tels que les contraintes réglementaires qui peuvent empêcher l’exploitation de certains types de produits dans certains pays de l’Union européenne.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage semble donc, de la même manière que l’appréciation qui est faite du risque de confusion, être soumise à un certain nombre de facteurs interdépendants qui doivent être appréciés au cas par cas.

L’usage d’une marque dans un seul état membre de la Communauté ne permet donc pas de manière automatique, de se voir reconnaître un usage sérieux dans l’ensemble de la Communauté.

Le choix de déposer une marque communautaire en lieu et place d’une marque nationale doit donc être murement réfléchi, ce choix étant nécessairement lié à l’exploitation commerciale qui sera faite de la marque en question…

Ce qu’il faut retenir :

-Le maintien d’un droit de marque est lié à l’usage sérieux

-Le risque d’action en déchéance est un point très important à prendre en compte car il affecte l’existence même du droit de marque

-La jurisprudence OMEL a été interprétée de manière erronée par certains auteurs.

En effet, si la CJUE invoque la possibilité que l’usage sérieux vaille pour l’ensemble de la Communauté, il s’agit d’un cas d’exception et non de la règle applicable. En effet, la règle générale dégagée par la CJUE est celle selon laquelle l’appréciation de l’usage sérieux repose sur une approche multifactorielle

-Nous n’avons pas de visibilité sur l’impact de la jurisprudence OMEL de la CJUE.

Néanmoins, les titulaires de marques communautaires doivent  se poser les questions suivantes :

Mon droit de marque communautaire est-il solide ?

Dois-je baser mon opposition ou action sur ma marque communautaire enregistrée depuis plus de 5 ans et donc susceptible de faire l’objet d’une action en déchéance reconventionnelle ?

En effet, Il existe un risque que la marque communautaire soit déclarée nulle si cette dernière est exploitée dans un seul pays, ce qui pourra être considéré comme un usage insuffisant.

Il conviendra ainsi d’effectuer une étude (notamment en amont d’une action) afin de déterminer si l’usage de la marque communautaire est suffisamment impactant pour valider cette dernière.

Dans cette optique, les questions à se poser sont notamment les suivantes :

Pays d’exploitation (un ou plusieurs pays)

  • Analyse de l’usage au regard du marché de référence
  • L’usage correspond-il bien à la marque ?
  • L’usage fait de la dénomination correspond-il bien à un usage à titre de marque ?

 

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